【特許】PBPクレームで特定された特許発明の技術的範囲(プラバスタチンナトリウム事件)(最高裁平成27年6月5日判決)


 PBPクレームで発明が記載されている場合でも,その発明の技術的範囲は,その製造方法によって製造された物と構造,特性等が同一である物として確定される。
 PBPクレームによる発明の特定が特許法36条6項2号の「発明が明確であること」という要件を満たすのは,出願時においてその物を構造又は特性による直接特定することが不可能またはおよそ実際的でないという事情が存在するときに限られる。


Xの特許とYの製品

 Xは,プラバスタチンナトリウムに関する特許権(特許第3737801号)を有しています。プラバスタチンナトリウムは,高脂血症や家族性高コレステロール血症の治療に使われる薬だそうです。

 この特許の請求項1は次のとおりでした。
「次の段階:
a)プラバスタチンの濃縮有機溶液を形成し,
b)そのアンモニウム塩としてプラバスタチンを沈殿し,
c)再結晶化によって当該アンモニウム塩を精製し,
d)当該アンモニウム塩をプラバスタチンナトリウムに置き換え,そして
e)プラバスタチンナトリウム単離すること,
を含んで成る方法によって製造される,プラバスタチンラクトンの混入量が0.5重量%未満であり,エピプラバの混入量が0.2重量%未満であるプラバスタチンナトリウム。」

 Yは,医薬品のプラバスタチンNa塩錠を製造販売していました。このYの製品は,a)の段階を含んでいませんでした。

Xの請求と原審の判断

 Xは,YがXの特許権を侵害しているとして,医薬品の販売の差止めと廃棄を求めました。

 しかし原審(知財高裁)は,PBPクレーム特許の技術的範囲について,その物をその構造又は特性により直接特定することが出願時において不可能又は困難であるとの事情が存在するときでない限り,クレームに記載された製造方法により製造される物に限定して確定されるべきであるとした上,本件発明にはこのような事情が存在しないから,a)の段階を含まないYの製品は,Xの発明の技術的範囲に属しないと判断し,Xの請求を棄却しました。

 これに対してXが上告したのが本件です。

最高裁の判断

物同一説

 最高裁は,特許が物の発明についてされている場合,その特許権の効力は,その物と構造,特性等が同一である物であれば,その製造方法にかかわらず及ぶことになる,したがってPBPクレームで発明が記載されている場合でも,その発明の技術的範囲は,その製造方法によって製造された物と構造,特性等が同一である物として確定されるとして,原審を否定しました。
 つまり,物が同一であれば,製造方法が異なっても技術的範囲に属するということです。

明確性の要件

 しかし,これでは技術的範囲がどこまで及ぶのか必ずしも明確にならないという懸念が生じることは否定できません。
 最高裁も,PBPクレームによって権利者がどの範囲で独占権を有するのか予測可能性を奪う可能性を認める一方,構造や特性による発明の特定を出願人に求めるのが実際的でない場合があることも認め,PBPクレームによる発明の特定が特許法36条6項2号の「発明が明確であること」という要件を満たすのは,出願時においてその物を構造又は特性による直接特定することが不可能またはおよそ実際的でないという事情が存在するときに限られるとし,このような事情があるかどうかの審理を尽くすため,原審に差し戻しました。

 なお差戻審ではXが請求を放棄したとのことです。(*)

コメント

 この最高裁判決を受けて,特許庁での審査についても,審査官が上記事情があると判断できるときを除き,拒絶理由を通知するという運用になっています。(*)

 ただ,この最高裁判決の考え方はすでに成立している特許にも及びますので,PBPクレームで特定された特許権を行使しようとしても,上記事情がないという理由で無効審判を請求されることが考えられます。
 これに対しては,物の発明から物を生産する方法の発明への訂正で対応することが考えられますが,特許庁でも,このようなカテゴリー変更を含む訂正を認める審決をしているようです。(*)

参考条文

特許法
(特許発明の技術的範囲)
第70条  特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない。

(特許出願)
第36条  特許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。
6  第二項の特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。
二  特許を受けようとする発明が明確であること。