【特許】オープン式発酵処理装置特許事件

 特許権にかかる発明を基礎づける特徴的部分が一部にとどまっている場合,その部分の寄与を特許法102条1項但書の「販売することができないとする事情」として考慮し,損害額を減額する。

事件の経緯

 X1(キシエンジニアリング)は発明の名称「オープン式発酵処理装置並びに発酵処理方法」(特許権1)の特許権者であり,Aは発明の名称「ロータリー式撹拌機用パドル及びオープン式発酵処理装置」(特許権2)の特許権者です。
 X2は,X1及びAから各特許権について独占的通常実施権の許諾を受けています。
 X1,Aは,Yに対し,イ号装置及びロ号装置が各特許権の特許発明の技術的範囲に属するとして各装置の製造・販売差止めを求めるとともに,
 X1及びAは750万円の損害について,X2は5000万円の損害について賠償を求めました。

 原審は,特許権1に基づいて各装置の製造・販売の差止めを認め,X1の請求のうち約41万円,X2の請求のうち約1803万円を認めました。
 一方,特許権2に基づく請求については,各装置の侵害を否定して棄却しました。

 これに対し,Yが控訴,X2が附帯控訴したのが本件です。なおAの請求については控訴がなく確定しました。

 控訴審では,
① 各装置が特許権1に係る発明の技術的範囲に属するか。
② ロ号装置による特許権2の文言侵害の成否。
③ ロ号装置による特許権2の均等侵害の成否。
④ 特許権1に関する無効理由の有無。
⑤ 特許権2に関する無効理由の有無。
⑥ Yが賠償すべきX1,X2の損害額。
を争点として争われました。

本判決の判断

侵害について

 知財高裁は,  ①について,技術的範囲に属するとの原審の判断を維持しました。
 ②について,構成要件の一つを充足しないとして原審の判断を維持しました。
 しかし③について,非本質的部分,置換可能性,置換容易性,容易推考性,意識的除外の各要件を肯定し,均等侵害を認めました。
 ④について,無効理由があるので特許権1は行使することができないと判断しています。
 しかし⑤については,無効審決の棄却が確定していることから,無効理由の存在を否定しています。
 したがって,次に⑥の賠償額が争点となりました。

損害賠償額について

独占的通常実施権者による損害賠償請求と特許法102条の類推適用

 まず裁判所は,X2の独占的通常実施権を認定した上,独占的通常実施権に基づいて損害賠償請求ができること,その場合に特許法102条1項・2項の類推適用ができることを,原判決を引用して肯定しました。
 ちなみに,原判決の引用部分は次のとおりです。

「ところで,独占的通常実施権者が当該独占的通常実施権に基づいて許諾を受けた特許権を独占的に実施し得る地位は法的保護に値する利益であるといえるから,故意又は過失により上記利益を侵害する行為は不法行為を構成し,独占的通常実施権者は,その侵害者に対し,自己が被った損害について不法行為に基づく損害賠償を求めることができるというべきである。
 そして,独占的通常実施権者は,登録によって公示がされていない点などで専用実施権者とは異なるが,その実施権に基づいて特許権を独占的に実施して利益を上げることができる点においては専用実施権者と実質的に異なるものではなく,損害については基本的に専用実施権者と同様の地位にあるということができるから,独占的通常実施権者については,特許法102条1項又は2項を類推適用することができると解するのが相当である。」

特許法102条1項柱書類推に基づく損害額

 X2が独占的通常実施権の許諾を受けた以降,Yによりロ号装置が2基販売されていました。
 一方,X2は,独占的通常実施権の許諾を受けた後,4基の発酵処理装置を販売していました。
 裁判所は,そのうち3基の発酵処理装置について,ロ号装置と代替可能性のある競合品と認定しています。
 そしてこの3基の販売実績から認定した利益額を平均して「単位数量当たりの利益の額」(特許法102条1項)を884万6613円と認定し,これにYが販売した2基を乗じて得た額1769万3226円をX2の損害額と算定しました。

同項但書類推の事情による控除

 特許権2にかかる発明2は,特許権1にかかる発明1の改良発明であり,特許権1には無効理由が認められます。したがって,発明2を基礎づける特徴的な部分による貢献だけが,逸失利益として考慮されることになります。
 裁判所は,この特徴的な部分が「V字型掬い上げ部材」に係る構成に限られているとし,この部材は多数本のパドルのうち1本~数本のパドルについて用いられるものにすぎず,その減価は装置全体の減価のうちごくわずか(Yの主張では0.2%)であるし,パンフレットやホームページの記載からもこの部材の形状が購入動機として大きく寄与したといえないと述べています。
 その一方,V字型掬い上げ部材は,オープン式の発酵槽を採用したことに伴う必須の改良事項であったとして,ロ号装置の販売数量の80%については,X2が「販売することができないとする事情」があったと認定しました。
 その結果,特許法102条1項に基づく損害額は,1769万3226円×0.2=353万8645円となりました。

特許法102条2項類推に基づく損害額

 ロ号装置2基の販売によってYが受けた利益の額は,497万0869円と認定した原審をそのまま引用しています。
 ただし,これにも80%の減額を適用して,同項に基づく損害額は99万4173円と認定しました。

結論

 結局,予備的請求である2項類推に基づく損害額が1項類推に基づく損害額を上回りませんので,X2の損害額は353万8645円であると結論しました。

雑感

 本件は均等侵害を認めた数少ない判決の一つという点でも着目できますが,侵害された特許権にかかる発明を基礎づける特徴的部分が一部にとどまっている場合に,それを特許法102条1項但書の「販売することができないとする事情」として考慮したという点にも着目することができます。
 発明の特徴的部分が装置の一部にとどまっている場合に損害額を減額するのは妥当だと思いますが,その場合の損害額の算定に関して,同項の「単位数量当たりの利益の額」として考慮する説,本件のように「販売することができないとする事情」として考慮する説,一般的な因果関係の問題とする説があるようです。

参考条文

特許法
(損害の額の推定等)
第102条 特許権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において,その者がその侵害の行為を組成した物を譲渡したときは,その譲渡した物の数量(以下この項において「譲渡数量」という。)に,特許権者又は専用実施権者がその侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を,特許権者又は専用実施権者の実施の能力に応じた額を超えない限度において,特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額とすることができる。ただし,譲渡数量の全部又は一部に相当する数量を特許権者又は専用実施権者が販売することができないとする事情があるときは,当該事情に相当する数量に応じた額を控除するものとする。
2 特許権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において,その者がその侵害の行為により利益を受けているときは,その利益の額は,特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額と推定する。

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